企业经营中商标撤销三年不使用的风险管控

作者：于丽苹，北京集佳知识产权代理有限公司知识产权顾问

关键词：撤三制度，举证责任，商标使用证据

笔者在为企业提供知识产权法律顾问咨询服务的多年中，了解到很多企业的商标管理者都存在一个相同的困扰：

虽然企业注册的一些商标已不是公司核心经营产品的标识，但在未来公司发展战略上对该商标又很有可能会投入使用；

或者公司当时经营不善，未来发展中该商标又可能显示出较大的商标价值，领导层又想保护住这些无形资产；

但是因为企业经营中负责人的忽略、管理人员的频繁更换，或者相关负责人的法律意识不够，很可能导致宝贵的商标一直没有进行实际使用。

在目前国家法律制度下，上述商标连续三年不使用，就将有被他人撤销掉的风险。

关于“撤三”制度的法律规定及缺陷

我国《商标法》第四十九条规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”

《商标法实施条例》第六十六条详细规定了具体的撤销办法：“有《商标法》第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况。

商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；

期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。

以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的，应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。”

《商标法》建立撤销注册商标连续三年不使用制度（以下简称“撤三”）的立法本意，就是避免商标闲置占用宝贵的资源配置。

如果一个商标注册以后长期搁置不用，不仅不能让商标产生价值，而且还影响了他人正常使用，是对社会宝贵资源的一种浪费。

但是，由于我国《商标法实施条例》规定了商标注册人限期举证证明商标使用情况或者不使用的正当理由，而且还进一步确认了商标注册人举证不能的不利法律后果，这就在制度上确立了我国“撤三”制度的举证责任倒置的独特证明责任属性。

任何人可以针对注册商标提起撤销三年停止使用申请，理由只有一个“该商标三年内未进行实际使用”，国家知识产权局商标局（以下简称“商标局”）对申请文件仅作形式审查，只要材料符合就会对该项申请予以受理，而商标注册人必须在接到通知书后2个月的限期内进行举证。

如果举证不能，或者提供的使用证据没有实际显示对应注册的商标名称、不是在对应注册的商品范围内上标注的该注册商标的名称，亦或对应的产品、发票、协议没有形成完整的证据链等等，这些情况都将被视为实际使用不成立，商标局将会直接按程序下发撤销该注册商标的裁定。

笔者认为，此项制度存在一定的法律缺陷，在立法层面未对他人恶意撤销进行相关规定，将会导致部分个人提出大量的恶意撤销申请，使一些企业陷入“讼累”的压力中，进而使企业或商标持有人蒙受巨大的声誉压力和经济损失。

更有一些过分的“撤三”申请人，并不是为了自己企业的商标能正常获得注册进行实际使用，而是滥用“撤三”的法律程序，专门以此方式去挟制商标权利人，进而在后续的和解和谈判中谋取不正当利益。

针对此种恶意的扰乱市场秩序的行为，笔者建议相关主管部门出台一些相应的惩罚措施，让那些没有实际使用需求而进行恶意撤销的申请人得到相应的惩戒，以保障市场经营环境更加有序、稳定地发展。

导致“撤三”的情形及防范措施

一般来说，导致商标被“撤三”成功的常见情形主要有以下几种：

第一种情形也是最常见的情形，商标被他人提出撤销申请，企业注册地址变更后未及时进行变更登记，商标局按注册人原注册地址下发“撤三”提供使用证据的通知书，注册人因地址变更未收到文件导致提供证据超期。

第二种情形是，商标注册人收到了商标局下发提供使用证据的通知书，但因法律意识淡薄、工作忙碌未加理会等导致提供证据超期。

第三种情形是，商标注册人收到商标局下发提供使用证据的通知书，但注册人提交的使用证据不符合商标局的证据要求，未被采纳。

防范商标被“撤三”的措施，可以从以下七个方面进行考虑：

第一，是商标注册人应切记，商标所有人注册地址发生变化后要及时向商标局办理地址变更申请。

第二，对于使用中的商标的法律状态进行不定期查询，或委托代理机构对其进行监测。

第三，是增强法律意识，对相关正式文件及信函由专人负责且由主管人员审阅，并在法律要求的有效期内积极地做出是否答复的决策。

第四，保证在企业经营使用过程中对商标进行规范使用，并且对经营中产生的有关产品销售、宣传、推广等发票、合同、产品照片等原始证据，进行电子档及原件的双重有效保存。

第五，警惕他人多次联系且有意向购买该商标但未达成转让的情形。

第六，企业应建立“商标管理制度”，让公司全体人员了解商标对企业的重要性，了解商标的正确使用，让业务部门、市场推广部门、法务部、财务部、企业规划部等全部投入到商标规范使用和证据有效保存的重要工作中去。

第七，在企业经营中，商标管理者应对销售、市场、财务等各重要部门进行阶段性的商标保护意识培训，将相应的规划制度尽可能地纳入员工手册中，培育每个人的品牌保护意识。

当然，商标注册人对于一些保护性商标或者不准备再投入产品生产销售的商标，注册成功后无论是否对商标投入使用，如果想继续保留住商标权，都应该适时“使用”，并将该使用证据保存下来。

一般将商标使用在商品的包装、交易文书、商标宣传、展览等商业活动中，均视为实际使用。在当前互联网消费时代，大部分企业的产品可能没有在实体店铺销售，有很多仅在网络店铺上销售，此时，对应的防止被他人“撤三”的对策会更加丰富。

比如，每两年对网络宣传及网店上的产品交易整体流程进行有效的记录和公证，这样未来提交的使用证据也将更具有信服力。

另外，还有一种企业常用的方案，就是每两到三年之间对相应要保留的商标进行一遍重复的注册，这样也能有效地保留住此商标名称的权利。

当然，笔者认为这一方案肯定不如实际使用中阶段性地进行公证的方案来得稳妥，并非万全之策。

原因是：商标的撤销是针对特定申请号的商标进行的，如果竞争对手有针对性地进行撤销，其递交撤销申请的同时又会马上提交一件新的申请，则对于在先很早的商标权被无效是对企业品牌美誉度上一块很大的损失，同时商标的价值也会有贬损。

但是，这种方案比较节省费用，因为企业不用投入较大成本进行产品的宣传、销售平台维护以及支付相应的公证费等费用。

对于比较边缘的商标可以采取此种维护方式，但对于特别重要的商标或者次重要的商标，应该予以高度重视；

实践中，企业防御“撤三”方法中，每两年在网络上以公开购买进行证据保全公证的方式，是最有效、性价比最高的方式之一。

此外，实际使用中还需要特别注意商标的使用方式，包括：

商标的图样。商标是区别商品来源的标记，因此，保留的使用证据必须能够清晰地体现该商标的图样，最好使用商标和注册商标是完全对应的。当然，如果整体显著识别部分没有改变，在法律上也会视为对注册商标的使用。

使用地域。商标保护具有地域性，在中国注册的商标只能在中国领域内得到保护，在中国注册的商标只有在中国领域内使用才视为商标的使用。因此，在准备使用证据时一定要挑选在中国领域内形成的使用证据。

商标的使用人。虽然商标所有人或被许可人对商标的使用都视为该商标的使用，但被许可人使用的证据，需要辅助提供商标许可使用合同和在商标局进行的实际的许可备案信息。

商标的使用时间。如果有人对企业的商标提起了“撤三”申请，那么该企业提供的使用证据必须卡在该“撤三”申请之日的前三年内，过早或过晚都不算有效证据。因此，使用证据中的时间固定也非常重要。

综上， 企业在采取上述“撤三”防范措施和办法中，规范地进行商标实际使用，并对使用证据进行收集，阶段性地进行自查，是非常有必要的，唯有如此谨慎地做好日常工作管理，才能在企业商标被他人提出撤销三年不使用申请之时进行从容应对。

来源：中国知识产权杂志总第152期

责任编辑：云天下